在发明和实用新型专利的无效案件中，最大的争议焦点往往就是权利要求的技术方案是否具备创造性，创造性也是发明和实用新型专利授权的核心要件之一，直接关系到专利权的稳定性和有效性。本文以（2021）最高法知行终119号行政诉讼案件为背景，探讨在专利无效宣告中，如何提高专利创造性评价过程的客观性和创造性评价结论的可预见性。
基本案情
本案涉及耐某公司持有的一项名为“一种多元置信度适配系统及其相关方法”的发明专利（以下简称本专利）。专利权号为97121280.5，申请日为1997年10月31日。天某公司、某商贸公司、某银行针对本专利权分别提出无效宣告请求，国家知识产权局经审查后作出第36402号无效宣告请求审查决定，宣告本专利权全部无效。耐某公司不服，先后向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定并重新作出决定，一审法院驳回了耐某公司的诉讼请求。耐某公司不服一审判决，向最高人民法院提起上诉。
裁判理由
常见的创造性判断分析工具一般有两类：
一类是逻辑推演工具。如专利审查实践中运用最为广泛的所谓的“三步法”，即“问题——解决方案”思路，通过确定最接近的现有技术、确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题、判断要求保护的发明对本领域技术人员而言是否显而易见三个步骤，完成创造性判断。其实质是通过还原发明场景、模拟发明过程，以本领域技术人员视角对技术方案是否显而易见作出的逻辑推演。
另一类是经验推定工具。如解决了一直渴望解决但始终未能解决的技术难题、克服了技术偏见、取得了预料不到的技术效果、获得了商业上的成功等（为方便起见，以下简称为经验推定因素），其是通过认定技术方案具备创造性的直接证据，并基于这些直接证据与技术方案本身的对应性或者因果关系，在适当考虑获得该技术方案困难程度的基础上，最终对技术方案是否显而易见作出的经验推定。
原则上，对于同一技术方案的创造性问题，从逻辑角度和经验角度的分析应当殊途同归。技术方案的创造性未必来源于解决长期技术难题、克服技术偏见、实现预料不到的技术效果，未必带来商业成功；但解决了长期技术难题、克服了技术偏见、实现了预料不到的技术效果、获得了商业成功却是技术方案具备创造性的重要标志。逻辑推演工具的适用具有普适性，而经验推定工具则因仅涵盖了有限的几种典型情形而适用场景有限。故仅在有关创造性判断涉及前述经验推定因素时，才涉及逻辑推演和经验推定结论的协调问题。
逻辑推演和经验推定结论不一致的情形一般有两种：
一是“三步法”认定具备创造性，但并不存在经验意义上能够充分体现发明创造价值和效果的创造性直接证据，或者虽然存在创造性直接证据但其与有关区别技术特征缺乏对应性或者因果关联；
二是“三步法”认定不具备创造性，但存在经验意义上能够充分体现发明创造价值和效果的创造性直接证据，且其与有关区别技术特征具有对应性或者因果关联。
对于第一种情形而言，如前所述，因技术方案的创造性未必来源于经验推定因素，故不具备经验推定因素不足以否定技术方案的创造性，可以直接基于“三步法”结论认定技术方案具备创造性。
对于第二种情形而言，则需要对“三步法”的结论进行复验。根据有关直接证据的不同，复验的重点也会有所不同：技术方案解决了长期技术难题、克服了技术偏见、获得了商业上的成功的，要重点考察“三步法”分析中，是否未充分考虑技术发展的阶段性和局限性进而错误判断了结合启示；技术方案取得了预料不到的技术效果的，则要重点考察是否错误认定了区别技术特征的技术效果，进而错误归纳了技术方案实际要解决的技术问题。
如果复验结论是原先基于“三步法”的分析有误，则实现了分析结论的校准；如果复验结论是原先基于“三步法”的分析无误，则有必要再次审视，关于创造性直接证据的认定，及其与区别技术特征的对应性和因果关系认定是否有误，以及是否存在其他难以基于创造性直接证据认定创造性的情形。
据此，原则上，当“三步法”结论是技术方案具备创造性时，无需再审查有关创造性直接证据；当“三步法”结论是技术方案不具备创造性时，应当审查有关创造性直接证据，并根据基于创造性直接证据的经验推定结论复验“三步法”分析，综合考虑逻辑推演和经验推定两方面结论，作出判断。
具体到基于预料不到的技术效果认定专利创造性而言：首先，有关证明责任应当由专利权利人或者申请人承担，其至少应当证明存在预料不到的技术效果，且该预料不到的技术效果来源于有关区别技术特征；其次，预料不到的技术效果认定中的判断时点应当是申请日或者优先权日，比对基准应当是最接近现有技术而非现有技术整体，判断主体应当是本领域技术人员；最后，预料不到的技术效果应当足以构成技术方案实际要解决的技术问题的改进对象，换言之，其应当构成技术方案选择的重要考量或者重要目标，如果某一技术方案是解决技术问题的必然选择，即便有关技术效果难以预料，该技术效果也仅为本领域技术人员均可作出的必然选择的副产品，其不能成为必然选择技术方案的创造性来源。
本案中，耐某公司作为专利权利人主张本专利权利要求1所限定的技术方案因取得了简化输入、简化权重、简化需求、简化检索等预料不到的技术效果而具备创造性，其应就存在上述技术效果、上述技术效果达到不可预料的程度，以及上述技术效果与有关区别技术特征之间的对应关系承担证明责任。对上述技术效果及其与区别技术特征的对应关系，专利说明书中没有明确具体的记载，耐某公司在本案行政审查阶段和一审期间均未提出此主张，只是在上诉理由和二审庭审中才提出有关主张，但并未举证证明其所主张的简化输入、简化权重、简化需求、简化检索技术效果确实存在，更未能够证明所谓的技术效果与最接近的现有技术相比达到了本领域技术人员不可预料的程度。耐某公司上诉中所称“最接近的现有技术中，检索页面繁杂，90%的用户因此放弃检索，9%的用户能够开始检索但难以完成，1%的用户能够完成检索。权利要求1中，检索页面简化，不存在因页面繁杂而放弃检索的用户，仅1%的用户因知识局限或者个性差异能够开始检索但难以完成，99%的用户能够完成检索”，仅系其单方陈述，其未能提供充分证据加以证明。
实际上，本专利权利要求1限定的方案与最接近现有技术证据A4相比的区别仅在于，证据A4中区分“必须具有的”元素和“想具有的”元素，仅对“想具有的”元素分配权重，且仅在命中过少的情况下，将“必须具有的”元素转换成“想具有的”元素；而本专利权利要求1不区分“必须具有的”和“想具有的”，全部元素均为“想具有的”元素，均分配权重。证据A4的检索方法中具体针对“想具有的”元素作加权处理的检索方法和本专利权利要求1的检索方法，在手段和效果上均不具有显著差异；更何况在证据A4已经公开了命中太少即不再设置“必须具有的”元素的技术方案。本领域技术人员为简化处理，在证据A4公开的内容的启示下，容易想到自始即不区分“必须具有的”和“想具有的”元素这一技术方案，也很容易预料自始即不区分“必须具有的”和“想具有的”元素的技术效果。
总之，耐某公司在专利确权行政审查程序和本案一审程序中并未明确以取得预料不到的技术效果为由主张本专利权利要求1具备创造性，其在本案二审程序中提出这一主张也未能提供证据证明本专利权利要求1所限定技术方案的实际技术效果超出了本领域技术人员的可预见技术效果。故被诉决定和一审判决关于本专利权利要求1不具备创造性的认定并无不当；耐某公司关于本专利权利要求1具备创造性的主张，缺乏依据，不能成立。
本专利权利要求6与权利要求1系相同发明构思下的技术方案，各方当事人关于权利要求6是否取得预料不到的技术效果的意见和理由均同权利要求1。如上所述，权利要求1未取得预料不到的技术效果，不具备创造性，基于相同的理由，权利要求6亦未取得预料不到的技术效果，亦不具备创造性。
被诉决定及一审判决关于权利要求1、6不具备创造性的认定并无不当，耐某公司关于权利要求1、6因取得了预料不到的技术效果而具备创造性的上诉理由，缺乏依据不能成立。鉴于耐某公司在二审程序中已经明确在本专利权利要求1、6不具备创造性的情况下，不再主张其他权利要求具备创造性，故本院不再对权利要求2-5、7-9作进一步评价。
综上所述，耐某公司的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。
律师评析
在专利创造性分析的过程中，请求人和被请求人双方对于创造性的理解和推演往往存在较大的分歧，本案例在推动创造性结果的可预见性方面明确了可行性较强的两类方式，一类是逻辑推演工具（最经典的工具即为“三步法”），另一类是经验推定工具（关键词为预料不到的技术效果、克服技术偏见、获得了商业上的成功）。很多请求人或专利权人在评价时，常常会将两种工具混淆使用，例如在使用“三步法”时突然加入说有预料不到的技术效果，造成说理不清，逻辑混乱。
本判例中明确了两种工具的使用场景，一般而言，可以用逻辑推演工具进行推演，若能得出有创造性的结论，则经验推定工具不需要再使用；但若逻辑推演工具不能得出有创造性的结论而经验推定有创造性，则要好好利用经验推定工具复验整个逻辑推演过程是否存在错误。在利用经验推定工具证明方案具有预料不到的技术效果时，需要有理有据，专利权人需要就存在上述技术效果、上述技术效果达到不可预料的程度，以及上述技术效果与有关区别技术特征之间的对应关系承担证明责任，能否证明成功的关键在于专利的说明书中是否有相关的记载，或者可以根据说明书以及公知常识能够毫无异议地得出，若无相关记载，则无法得到支持。
结语
专利无效案件中的创造性评价是一个复杂且技术性强的过程，提高评价的客观性和结论的可预见性，不仅有助于提高当事人专利无效决定的信赖度，更有助于保护真正的技术创新、维护专利法律制度的稳定性和权威性。
基本案情
本案涉及耐某公司持有的一项名为“一种多元置信度适配系统及其相关方法”的发明专利（以下简称本专利）。专利权号为97121280.5，申请日为1997年10月31日。天某公司、某商贸公司、某银行针对本专利权分别提出无效宣告请求，国家知识产权局经审查后作出第36402号无效宣告请求审查决定，宣告本专利权全部无效。耐某公司不服，先后向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定并重新作出决定，一审法院驳回了耐某公司的诉讼请求。耐某公司不服一审判决，向最高人民法院提起上诉。
裁判理由
常见的创造性判断分析工具一般有两类：
一类是逻辑推演工具。如专利审查实践中运用最为广泛的所谓的“三步法”，即“问题——解决方案”思路，通过确定最接近的现有技术、确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题、判断要求保护的发明对本领域技术人员而言是否显而易见三个步骤，完成创造性判断。其实质是通过还原发明场景、模拟发明过程，以本领域技术人员视角对技术方案是否显而易见作出的逻辑推演。
另一类是经验推定工具。如解决了一直渴望解决但始终未能解决的技术难题、克服了技术偏见、取得了预料不到的技术效果、获得了商业上的成功等（为方便起见，以下简称为经验推定因素），其是通过认定技术方案具备创造性的直接证据，并基于这些直接证据与技术方案本身的对应性或者因果关系，在适当考虑获得该技术方案困难程度的基础上，最终对技术方案是否显而易见作出的经验推定。
原则上，对于同一技术方案的创造性问题，从逻辑角度和经验角度的分析应当殊途同归。技术方案的创造性未必来源于解决长期技术难题、克服技术偏见、实现预料不到的技术效果，未必带来商业成功；但解决了长期技术难题、克服了技术偏见、实现了预料不到的技术效果、获得了商业成功却是技术方案具备创造性的重要标志。逻辑推演工具的适用具有普适性，而经验推定工具则因仅涵盖了有限的几种典型情形而适用场景有限。故仅在有关创造性判断涉及前述经验推定因素时，才涉及逻辑推演和经验推定结论的协调问题。
逻辑推演和经验推定结论不一致的情形一般有两种：
一是“三步法”认定具备创造性，但并不存在经验意义上能够充分体现发明创造价值和效果的创造性直接证据，或者虽然存在创造性直接证据但其与有关区别技术特征缺乏对应性或者因果关联；
二是“三步法”认定不具备创造性，但存在经验意义上能够充分体现发明创造价值和效果的创造性直接证据，且其与有关区别技术特征具有对应性或者因果关联。
对于第一种情形而言，如前所述，因技术方案的创造性未必来源于经验推定因素，故不具备经验推定因素不足以否定技术方案的创造性，可以直接基于“三步法”结论认定技术方案具备创造性。
对于第二种情形而言，则需要对“三步法”的结论进行复验。根据有关直接证据的不同，复验的重点也会有所不同：技术方案解决了长期技术难题、克服了技术偏见、获得了商业上的成功的，要重点考察“三步法”分析中，是否未充分考虑技术发展的阶段性和局限性进而错误判断了结合启示；技术方案取得了预料不到的技术效果的，则要重点考察是否错误认定了区别技术特征的技术效果，进而错误归纳了技术方案实际要解决的技术问题。
如果复验结论是原先基于“三步法”的分析有误，则实现了分析结论的校准；如果复验结论是原先基于“三步法”的分析无误，则有必要再次审视，关于创造性直接证据的认定，及其与区别技术特征的对应性和因果关系认定是否有误，以及是否存在其他难以基于创造性直接证据认定创造性的情形。
据此，原则上，当“三步法”结论是技术方案具备创造性时，无需再审查有关创造性直接证据；当“三步法”结论是技术方案不具备创造性时，应当审查有关创造性直接证据，并根据基于创造性直接证据的经验推定结论复验“三步法”分析，综合考虑逻辑推演和经验推定两方面结论，作出判断。
具体到基于预料不到的技术效果认定专利创造性而言：首先，有关证明责任应当由专利权利人或者申请人承担，其至少应当证明存在预料不到的技术效果，且该预料不到的技术效果来源于有关区别技术特征；其次，预料不到的技术效果认定中的判断时点应当是申请日或者优先权日，比对基准应当是最接近现有技术而非现有技术整体，判断主体应当是本领域技术人员；最后，预料不到的技术效果应当足以构成技术方案实际要解决的技术问题的改进对象，换言之，其应当构成技术方案选择的重要考量或者重要目标，如果某一技术方案是解决技术问题的必然选择，即便有关技术效果难以预料，该技术效果也仅为本领域技术人员均可作出的必然选择的副产品，其不能成为必然选择技术方案的创造性来源。
本案中，耐某公司作为专利权利人主张本专利权利要求1所限定的技术方案因取得了简化输入、简化权重、简化需求、简化检索等预料不到的技术效果而具备创造性，其应就存在上述技术效果、上述技术效果达到不可预料的程度，以及上述技术效果与有关区别技术特征之间的对应关系承担证明责任。对上述技术效果及其与区别技术特征的对应关系，专利说明书中没有明确具体的记载，耐某公司在本案行政审查阶段和一审期间均未提出此主张，只是在上诉理由和二审庭审中才提出有关主张，但并未举证证明其所主张的简化输入、简化权重、简化需求、简化检索技术效果确实存在，更未能够证明所谓的技术效果与最接近的现有技术相比达到了本领域技术人员不可预料的程度。耐某公司上诉中所称“最接近的现有技术中，检索页面繁杂，90%的用户因此放弃检索，9%的用户能够开始检索但难以完成，1%的用户能够完成检索。权利要求1中，检索页面简化，不存在因页面繁杂而放弃检索的用户，仅1%的用户因知识局限或者个性差异能够开始检索但难以完成，99%的用户能够完成检索”，仅系其单方陈述，其未能提供充分证据加以证明。
实际上，本专利权利要求1限定的方案与最接近现有技术证据A4相比的区别仅在于，证据A4中区分“必须具有的”元素和“想具有的”元素，仅对“想具有的”元素分配权重，且仅在命中过少的情况下，将“必须具有的”元素转换成“想具有的”元素；而本专利权利要求1不区分“必须具有的”和“想具有的”，全部元素均为“想具有的”元素，均分配权重。证据A4的检索方法中具体针对“想具有的”元素作加权处理的检索方法和本专利权利要求1的检索方法，在手段和效果上均不具有显著差异；更何况在证据A4已经公开了命中太少即不再设置“必须具有的”元素的技术方案。本领域技术人员为简化处理，在证据A4公开的内容的启示下，容易想到自始即不区分“必须具有的”和“想具有的”元素这一技术方案，也很容易预料自始即不区分“必须具有的”和“想具有的”元素的技术效果。
总之，耐某公司在专利确权行政审查程序和本案一审程序中并未明确以取得预料不到的技术效果为由主张本专利权利要求1具备创造性，其在本案二审程序中提出这一主张也未能提供证据证明本专利权利要求1所限定技术方案的实际技术效果超出了本领域技术人员的可预见技术效果。故被诉决定和一审判决关于本专利权利要求1不具备创造性的认定并无不当；耐某公司关于本专利权利要求1具备创造性的主张，缺乏依据，不能成立。
本专利权利要求6与权利要求1系相同发明构思下的技术方案，各方当事人关于权利要求6是否取得预料不到的技术效果的意见和理由均同权利要求1。如上所述，权利要求1未取得预料不到的技术效果，不具备创造性，基于相同的理由，权利要求6亦未取得预料不到的技术效果，亦不具备创造性。
被诉决定及一审判决关于权利要求1、6不具备创造性的认定并无不当，耐某公司关于权利要求1、6因取得了预料不到的技术效果而具备创造性的上诉理由，缺乏依据不能成立。鉴于耐某公司在二审程序中已经明确在本专利权利要求1、6不具备创造性的情况下，不再主张其他权利要求具备创造性，故本院不再对权利要求2-5、7-9作进一步评价。
综上所述，耐某公司的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。
律师评析
在专利创造性分析的过程中，请求人和被请求人双方对于创造性的理解和推演往往存在较大的分歧，本案例在推动创造性结果的可预见性方面明确了可行性较强的两类方式，一类是逻辑推演工具（最经典的工具即为“三步法”），另一类是经验推定工具（关键词为预料不到的技术效果、克服技术偏见、获得了商业上的成功）。很多请求人或专利权人在评价时，常常会将两种工具混淆使用，例如在使用“三步法”时突然加入说有预料不到的技术效果，造成说理不清，逻辑混乱。
本判例中明确了两种工具的使用场景，一般而言，可以用逻辑推演工具进行推演，若能得出有创造性的结论，则经验推定工具不需要再使用；但若逻辑推演工具不能得出有创造性的结论而经验推定有创造性，则要好好利用经验推定工具复验整个逻辑推演过程是否存在错误。在利用经验推定工具证明方案具有预料不到的技术效果时，需要有理有据，专利权人需要就存在上述技术效果、上述技术效果达到不可预料的程度，以及上述技术效果与有关区别技术特征之间的对应关系承担证明责任，能否证明成功的关键在于专利的说明书中是否有相关的记载，或者可以根据说明书以及公知常识能够毫无异议地得出，若无相关记载，则无法得到支持。
结语
专利无效案件中的创造性评价是一个复杂且技术性强的过程，提高评价的客观性和结论的可预见性，不仅有助于提高当事人专利无效决定的信赖度，更有助于保护真正的技术创新、维护专利法律制度的稳定性和权威性。
唐兰律师
唐兰律师，广东格林律师事务所任专职律师、执业专利代理师，专注专利领域7年以上，有丰富的专利侵权诉讼、专利无效、行政纠纷解决经验，对商标、著作权、不正当竞争等其它知识产权领域诉讼也颇有心得，另涉猎解决合同、股权、劳动关系、常年法律顾问等一般民商事领域的法律事务。知识产权法律事务是我所的核心业务之一，团队律师分别是杨河律师、秦燕梅律师、马艳桃律师、邱琭律师、唐兰律师等，律师助理周良钰、严己、郑南坤。他们均具有深厚的法学功底和执业背景，精通知识产权理论，谙熟国内外知识产权法律，了解业界最新动态；并具有敏锐的洞察力、丰富的专业技巧和实战经验。知识产权法律服务不仅涵盖专利、商标、著作权、反不正当竞争、商业秘密、专有技术等传统知识产权领域，而且还在计算机软件、网络传输、域名、特许经营、影视音像、媒体文化等高新、边缘领域提供尖端的法律服务。
本所知识产权部入选“2023年度知识产权诉讼工作优秀团队”，已连续三年荣获此称号，这是对我所知识产权团队长期致力于知识产权保护工作的专业水平和业务能力的充分肯定，我所知识产权团队将继续提升执业水平，为客户提供更专业、更精湛的法律服务！
知识产权部
部分律师简介
秦燕梅
秦燕梅律师为广东格林律师事务所执业律师，系广东省律师协会著作权法律专业委员会委员、广州律师协会商标专业委员会委员。自2015年开始从事法律工作，处理过大量民商事、知识产权诉讼案件及非诉业务，其中代理的“meisuli.com”网络域名纠纷案入选2020年岭南知识产权诉讼优秀案例；九洲普惠侵害商标权及不正当竞争纠纷案入选2021年岭南知识产权诉讼优秀案例及广州市律师协会2021年度业务成果奖；某旅游公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案入选2021年度知识产权典型案例及广州市律师协会2022年度业务成果奖，涉知识产权合同“转让不破许可”案入选2023年度广东法院知识产权司法保护十大案件及广州知识产权法院2023年十大典型案例；某动画片侵害著作权纠纷获2023年岭南知识产权诉讼典型案例；2023年度承办的知识产权案件获广州市律师协会2023年度业务成果奖。
马艳桃
擅长知识产权非诉及诉讼业务领域。执业以来，一直专注知识产权领域。所代理的案件曾获“2021岭南知识产权诉讼优秀案例”、“广东知识产权协会2021 年度知识产权典型案例”、“2021 年商标授权确权司法保护优秀案例”等荣誉。
唐兰
唐兰律师为广东格林律师事务所任专职律师、执业专利代理师，专注专利领域7年以上，有丰富的专利侵权诉讼，专利无效、行政纠纷解决经验；对商标、著作权、不正当竞争等知识产权领域诉讼也颇有心得；除此之外，合同、股权、劳动关系、常年法律顾问等一般民商事领域的法律事务也有所涉猎。
邱琭
广东格林律师事务所知识产权部专职律师，负责团队中知识产权及其他民商事法律的诉讼及非诉工作。目前在团队中主要负责知识产权系列案件的维权工作，维护了客户的合法权益。其中，代理的深圳市一般设计有限公司诉郭某的侵害实用新型专利权纠纷案件，关于惩罚性赔偿的诉讼请求获得了上海知识产权法院全额支持。
供稿 | 知识产权部 唐兰律师
编辑 | 安佳琪
审核 | 叶素筠
