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一、案件背景
本案涉及某控股集团、某研究院公司、成都某工业公司与某科技股份公司、张某甲之间的专利申请权权属纠纷,其中,甲公司方(某控股集团、某研究院公司、成都某工业公司合称甲公司方;某汽车集团、某科技股份公司及关联公司合称乙公司方)。争议的焦点在于一项电池包加热装置及方法的专利申请是否属于张某甲在成都某工业公司任职期间的职务发明。
二、主要争议焦点
1.诉争专利申请是否属于张某甲任职成都某工业公司期间的职务发明;
2.某控股集团、某研究院公司、成都某工业公司所主张的维权合理开支应否支持。
三、判决思路
1.关于诉争专利申请是否属于职务发明
(1)张某甲是否为实际发明人
双方对张某甲系诉争专利申请的实际发明人之一不持异议,因此确认张某甲的发明人身份。
(2)技术方案的形成时间
首先,诉争专利申请日为2017年7月10日,技术方案形成时间不晚于此日期。
其次,专利申请代理机构工作人员与王某的沟通记录表明,技术方案在2017年5月17日已初步形成。
(3)诉争专利是否与其担任的本职工作或被分配的任务有关
首先,甲公司方的研发方向包括电动汽车电池等技术领域,并已经形成部分技术积累。
其次,甲公司方在张某甲从成都某工业公司离职之前已经形成传统燃油车、油电混合车、电动汽车电池等相关领域技术储备。
再次,从技术领域来说,诉争专利申请的技术方案与张某甲本职工作存在相关性。动力电池系蓄电池的一种,蓄电池中的高压电池用作电动汽车动力电池,蓄电池与动力电池并非各自独立的并列关系或互不相关;同时,诉争专利申请的技术方案并不涉及电芯等动力电池核心技术,而仅涉及对电池包加热,张某甲在成都某工业公司的具体工作内容,包括负责蓄电池装置、空调系统及其装置等。虽然蓄电池与动力电池在电动汽车中功能不同,且诉争专利涉及电池包加热装置,但动力电池组作为电动汽车能源系统的核心部分,与张某甲的本职工作存在技术上的相关性。
除此以外,发明人虽然不直接负责诉争专利的技术研发,但其因工作职责和权限而接触、控制、获取了相关技术信息并将其用之于诉争专利的技术方案,不能仅因为该技术研发具体负责另有其人,就简单否定诉争专利的技术方案与发明人本职工作之间的相关性。
因此,诉争专利申请技术方案的研发既与张某甲在成都某工业公司的本职工作密不可分,又与张某甲因本职工作而获得的相关技术信息密切相关,故诉争专利申请与张某甲在成都某工业公司承担的本职工作具有相关性。
2.关于维权合理开支
(1)从现行法律和司法解释的规定来看,并无在专利权、专利申请权权属纠纷中支持原告律师代理费等合理开支的规定。
(2)(2020)最高法知民终296号案件的案由包括专利权权属及侵权,在该案中,人民法院是基于原告请求,将专利权权属与侵权损害赔偿两个诉请一并处理,故判决支持赔偿合理开支。
因此,本案仅系专利申请权权属纠纷,并无侵权诉由,故本案与(2020)最高法知民终296号案件不同,对甲公司方有关维权合理开支的赔偿请求不予支持。
四、判决结果
一、撤销上海知识产权法院(2020)沪73知民初938号民事判决;
二、确认某控股集团、某研究院公司系专利申请号为201710556586.3、名称为“电池包加热装置及电池包加热方法”的发明专利申请权共有人;
三、驳回某控股集团、某研究院公司、成都某工业公司的其他诉讼请求。
五、律师点评
本案是关于专利申请权权属纠纷的一起典型案例,其明确了职务发明的认定需满足发明人身份及技术方案与本职工作相关性的双重条件。在审查过程中,法院详细分析了发明人的身份、技术方案的形成时间以及与其本职工作的技术联系,通过深入阐述技术相关性的判断标准,拓宽了职务发明的认定范围,为类似纠纷的解决提供了明确的指导。
此外,法院在本案中对于专利权属纠纷是否支持维权合理开支的判定也具有重要意义。其指出在专利权、专利申请权权属纠纷中并无支持原告律师代理费等合理开支的法律规定,这一判定有助于明确类似纠纷中的法律责任和赔偿范围。
总体而言,本案在职务发明的认定标准、技术相关性的判断、维权合理开支的判定以及司法实践的意义等方面都具有重要的典型意义。
相关法条链接:
《专利法》(2008年修正)第六条第一款:“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。”
《专利法实施细则》第十二条第一款:“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指:(一)在本职工作中作出的发明创造;(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”
《专利法》(2008年修正)第六十五条第一款:“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”
唐兰律师
唐兰律师,广东格林律师事务所任专职律师、执业专利代理师,专注专利领域7年以上,有丰富的专利侵权诉讼、专利无效、行政纠纷解决经验,对商标、著作权、不正当竞争等其它知识产权领域诉讼也颇有心得,另涉猎解决合同、股权、劳动关系、常年法律顾问等一般民商事领域的法律事务。
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秦燕梅
秦燕梅律师为广东格林律师事务所执业律师,系广东省律师协会著作权法律专业委员会委员、广州律师协会商标专业委员会委员。自2015年开始从事法律工作,处理过大量民商事、知识产权诉讼案件及非诉业务,其中代理的“meisuli.com”网络域名纠纷案入选2020年岭南知识产权诉讼优秀案例;九洲普惠侵害商标权及不正当竞争纠纷案入选2021年岭南知识产权诉讼优秀案例及广州市律师协会2021年度业务成果奖;某旅游公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案入选2021年度知识产权典型案例及广州市律师协会2022年度业务成果奖,涉知识产权合同“转让不破许可”案入选2023年度广东法院知识产权司法保护十大案件及广州知识产权法院2023年十大典型案例;某动画片侵害著作权纠纷获2023年岭南知识产权诉讼典型案例;2023年度承办的知识产权案件获广州市律师协会2023年度业务成果奖。