在知识产权恶意诉讼案件中,对主观恶意的判定是难点,中小企业在日常经营活动中应当树立风险防范意识和证据意识,以此提高自身的证明能力;在面对诉讼时,应当积极发挥主观能动性,重视对各方力量的统筹和诉讼策略制定

一、案情概要

广东某电子公司经广东某电子科技股份有限公司转让取得专利号为ZL201521093XXX.X、名称为“一种车载导航的显示屏组件”的实用新型专利权(以下简称涉案实用新型专利)。    

广东某电子公司认为,在广东某电子科技股份有限公司向深圳某塑胶制品公司以及案外人深圳市某模具工程有限公司采购塑胶件过程中,深圳某塑胶制品公司获悉涉案实用新型专利技术方案,并申请了专利号为ZL201630019XXX.X、名称为“纯触屏汽车导航通用机”的外观设计专利(以下简称涉案外观设计专利)。

此后,东莞某实业公司与深圳某塑胶制品公司签订《专利许可使用合同》取得涉案外观设计专利排他实施,以及以自己名义单独起诉的权利。东莞某实业公司就涉案外观设计专利针对广东某电子公司的经销商、零售商共提起11宗专利侵权案件,因被诉产品不落入涉案外观设计专利权保护范围、涉案外观设计专利权被宣告无效,上述案件均被判驳回。

广东某电子公司认为,深圳某塑胶制品公司、东莞某实业公司相关专利侵权诉讼案件构成恶意知识产权诉讼,遂起诉至法院,请求判令东莞某实业公司、深圳某塑胶制品公司连带赔偿因恶意诉讼给广东某电子公司造成的经济损失50万元。

二、一审裁判结果

广州知识产权法院经审理认为,虽然广东某电子公司并非上述侵权案件的当事人,但上述侵权案件的当事人广东某电子公司的经销商同意将其因被告恶意诉讼损害责任纠纷的一切实体和诉讼权利转让给广东某电子公司,且广东某电子公司作为制造商因其经销商被权利人恶意提起侵权之诉并遭受损害,应认定该制造商与恶意提起侵权之诉的权利人存在直接利害关系,可作为因恶意提起知识产权诉讼损害责任之诉的适格原告。

广州知识产权法院认为,涉案外观设计专利与涉案实用新型专利在整体上构成近似设计,深圳某塑胶制品公司明知广东某电子公司具有在先近似设计仍抢先申请涉案外观设计专利,具有恶意,而深圳某塑胶制品公司亦与东莞某实业公司具有共同的恶意,因此,法院判决两被告连带赔偿经济损失及合理开支256000元。

三、二审裁判结果

深圳某塑胶制品公司与东莞某实业公司不服广州知识产权法院一审判决,向广东省高级人民法院提起上诉。最终广东省高级人民法院经审理判决驳回上诉,维持原判

四、案件评析

本案为典型的知识产权恶意诉讼案件,知识产权恶意诉讼一般指行为人明知自己提起的知识产权诉讼或进行的相关诉讼行为无事实依据或法律依据,仍以损害他人合法权益或获取非法利益为目的,故意针对他人提起、进行知识产权诉讼,造成他人损害的行为。

司法实践中,知识产权恶意诉讼现象屡有发生,借维权之名,行侵权之实,不仅会让善意的经营者饱受诉累,严重损害公平竞争的市场秩序,还会浪费司法资源、破坏司法秩序。

本案值得借鉴之处有以下几点:

(一)广东某电子公司的维权策略。广东某电子公司在自己并非恶意侵权诉讼当事人的情况下,积极发挥主观能动性,团结自己的经销商获得诉讼权利,既维护了自身和经销商的权益又树立了良好的企业信誉。

(二)广东某电子公司的证明能力。对被告主观过错的证明是对抗知识产权恶意诉讼的难点。本案中,一审法院通过广东某电子公司提交的相关邮件、深圳市某模具工程有限公司和深圳某塑胶制品公司与广东某电子科技股份有限公司具有业务关系等相关证据,认定深圳某塑胶制品公司明知广东某电子公司具有在先近似设计仍抢先申请涉案外观设计专利,具有恶意。而这一认定正是取决于广东某电子公司提供的证据,因此,中小企业在日常经营活动中应当树立证据收集意识,规范经营活动,以提高自己的应诉能力,更好地维护自身的权益;同时也应当增强风险防范意识,在自己的发明、外观设计或实用新型专利申请尚未公开时,可以将其作为商业秘密予以保护,以防落入他人之手。

(三)二审法院通过考察两被告诉讼策略对其主观过错进行判定的思路。二审法院通过对两被告提起的11件侵权诉讼的审理情况的考察,发现其中一个案件的一审法院已经认定被诉侵权销售商合法来源抗辩成立,被诉侵权销售商已经在该案诉讼中披露被诉侵权产品来源于广东某电子公司,但深圳某塑胶制品公司和东莞某实业公司在后续案件中仍仅选择起诉广东某电子公司的产品销售商,并据此认定深圳某塑胶制品公司和东莞某实业公司具有恶意提起知识产权诉讼的主观故意。二审法院的这一认定,为中小企业对抗恶意知识产权诉讼的证据收集提供了新的思路。

知识产权法律事务是我所的核心业务之一,团队律师分别是杨河律师、秦燕梅律师、马艳桃律师、邱琭律师、唐兰律师等,律师助理周良钰、严己、郑南坤。他们均具有深厚的法学功底和执业背景,精通知识产权理论,谙熟国内外知识产权法律,了解业界最新动态;并具有敏锐的洞察力、丰富的专业技巧和实战经验。知识产权法律服务不仅涵盖专利、商标、著作权、反不正当竞争、商业秘密、专有技术等传统知识产权领域,而且还在计算机软件、网络传输、域名、特许经营、影视音像、媒体文化等高新、边缘领域提供尖端的法律服务。  

      本所知识产权部入选“2023年度知识产权诉讼工作优秀团队”,已连续三年荣获此称号,这是对我所知识产权团队长期致力于知识产权保护工作的专业水平和业务能力的充分肯定,我所知识产权团队将继续提升执业水平,为客户提供更专业、更精湛的法律服务!

知识产权部
部分律师简介

秦燕梅

秦燕梅律师为广东格林律师事务所执业律师,系广东省律师协会著作权法律专业委员会委员、广州律师协会商标专业委员会委员。自2015年开始从事法律工作,处理过大量民商事、知识产权诉讼案件及非诉业务,其中代理的“meisuli.com”网络域名纠纷案入选2020年岭南知识产权诉讼优秀案例;九洲普惠侵害商标权及不正当竞争纠纷案入选2021年岭南知识产权诉讼优秀案例及广州市律师协会2021年度业务成果奖;某旅游公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案入选2021年度知识产权典型案例及广州市律师协会2022年度业务成果奖,涉知识产权合同“转让不破许可”案入选2023年度广东法院知识产权司法保护十大案件及广州知识产权法院2023年十大典型案例;某动画片侵害著作权纠纷获2023年岭南知识产权诉讼典型案例;2023年度承办的知识产权案件获广州市律师协会2023年度业务成果奖。

马艳桃
擅长知识产权非诉及诉讼业务领域。执业以来,一直专注知识产权领域。所代理的案件曾获“2021岭南知识产权诉讼优秀案例”、“广东知识产权协会2021 年度知识产权典型案例”、“2021  年商标授权确权司法保护优秀案例”等荣誉。
唐兰
唐兰律师为广东格林律师事务所任专职律师、执业专利代理师,专注专利领域7年以上,有丰富的专利侵权诉讼,专利无效、行政纠纷解决经验;对商标、著作权、不正当竞争等知识产权领域诉讼也颇有心得;除此之外,合同、股权、劳动关系、常年法律顾问等一般民商事领域的法律事务也有所涉猎。
邱琭
广东格林律师事务所知识产权部专职律师,负责团队中知识产权及其他民商事法律的诉讼及非诉工作。目前在团队中主要负责知识产权系列案件的维权工作,维护了客户的合法权益。其中,代理的深圳市一般设计有限公司诉郭某的侵害实用新型专利权纠纷案件,关于惩罚性赔偿的诉讼请求获得了上海知识产权法院全额支持。
供稿 | 知识产权部 唐兰律师
编辑 | 安佳琪
审核 | 叶素筠


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