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【裁判要旨】
一般来说,当事人提起诉讼,应当对其权利基础是明确知晓的,倘若当事人在缺乏权利依据的情况下提起诉讼,此时易被认定为具有主观上的恶意。判定是否构成恶意提起专利侵权诉讼,应在考虑专利权本身复杂特性的情况下,结合专利权人在无效宣告程序中的具体行为及其后续提起专利侵权诉讼的行为特点进行综合判断。
【案件案号】
一审:北京知识产权法院(2015)京知民初字第1446号
【裁判情况】
北京四某如钢混凝土制品有限公司(简称“四某公司”)拥有一项名为“井壁墙体模块以及采用该模块构筑井壁墙体的方法”的第 03105335.1号发明专利,该专利授权公告时包括产品权利要求1~10 以及方法权利要求 11~19。后在案外人提出的无效宣告程序中,四某公司主动放弃了涉案专利中的方法权利要求 11~19,并将原产品权利要求1~10修改为权利要求 1~8。
2015年4月,四某公司以北京远某水泥制品有限公司(简称“远某公司”)侵犯其涉案专利权为由提起诉讼,要求远某公司停止生产、销售、销毁被控侵权产品,停止使用及授权他人使用涉案专利方法,并索赔110余万元,后因故撤回了该案起诉。
2015年8月,远某公司以四某公司系恶意提起知识产权诉讼为由向北京知识产权法院起诉,称:四某公司故意隐瞒涉案专利的权利要求被国家知识产权局专利复审委员会作出的第12209号无效宣告请求审查决定宣告部分无效的事实,并在上述无效宣告程序中将全部方法权利要求删除的情况下仍然以方法权利要求主张侵权,在修改产品权利要求后,仍然以原产品权利要求主张侵权。据此,远某公司请求法院判决四某公司赔偿其律师费等经济损失 20万元并承担案件诉讼费。
北京知识产权法院经审理认为,四某公司在主动放弃和修改涉案专利权利要求后,又基于此部分权利要求向远某公司提起专利侵权诉讼,主观上明显具有恶意。四某公司在明知其请求缺乏正当理由的情况下,对远某公司恶意提起专利侵权诉讼,致使远某公司在诉讼中遭受律师费等经济损失,应当予以赔偿。最终,法院判决:(1)被告四某公司赔偿原告远某公司经济损失5万元;(2)驳回原告远某公司的其他诉讼请求。一审判后,双方当事人均未提出上诉,本案已发生法律效力。
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秦燕梅
秦燕梅律师为广东格林律师事务所执业律师,系广东省律师协会著作权法律专业委员会委员、广州律师协会商标专业委员会委员。自2015年开始从事法律工作,处理过大量民商事、知识产权诉讼案件及非诉业务,其中代理的“meisuli.com”网络域名纠纷案入选2020年岭南知识产权诉讼优秀案例;九洲普惠侵害商标权及不正当竞争纠纷案入选2021年岭南知识产权诉讼优秀案例及广州市律师协会2021年度业务成果奖;某旅游公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案入选2021年度知识产权典型案例及广州市律师协会2022年度业务成果奖,涉知识产权合同“转让不破许可”案入选2023年度广东法院知识产权司法保护十大案件及广州知识产权法院2023年十大典型案例;某动画片侵害著作权纠纷获2023年岭南知识产权诉讼典型案例;2023年度承办的知识产权案件获广州市律师协会2023年度业务成果奖。