G

格林资讯

reen information

【裁判要旨】
        员工离职后一年内以他人名义申请涉案专利，如果现有证据可以证明涉案专利与该员工在原单位承担的本职工作或者分配的任务具有较强关联性，且他人与该员工具有利益关联关系，又不具有研发涉案专利的技术能力，可以认定该员工为涉案专利的实际发明人，涉案专利为职务发明创造。
【案件案号】
        (2021)最高法民申7941号
【基本案情】
        在再审申请人莫某华与被申请人敦某科技(深圳)有限公司(以下简称敦某公司)，一审被告、二审上诉人深圳磨某科技有限公司(以下简称磨某公司)，一审第三人、二审上诉人贾某锋，一审第三人夏某专利权权属纠纷案中，敦某公司诉称其系从事电容屏触控方案的高新技术研发企业，莫某华曾为该公司研发人员，负责包括电容式触摸控制在内的技术研发工作，担任高级副总经理职务，并作为职务发明人申请过专利。莫某华离职后以磨某公司名义申请了涉案专利“一种触摸显示装置和电子设备”。该专利是莫某华执行敦某公司任务并主要是利用原单位物质技术条件所完成的职务发明创造，应归敦某公司享有。遂起诉请求法院判令：由敦某公司享有涉案专利权。
        广东省深圳市中级人民法院一审认为，磨某公司系涉案专利名义专利权人，莫某华是该公司控股股东，与涉案专利权利归属存在直接利益关联，莫某华系实际发明人具有高度可能性。涉案专利系莫某华从原单位离职后一年内作出且与其在原单位本职工作、分配任务密切相关，并主要利用了原单位的物质技术条件完成的职务发明，故判决涉案专利归敦某公司享有。
        莫某华、磨某公司、贾某锋不服，提起上诉。
        最高人民法院二审判决驳回上诉，维持原判。
        莫某华不服，向最高人民法院申请再审。
        最高人民法院于2022年3月21日裁定驳回莫某华的再审申请。
【裁判意见】
        最高人民法院审查认为，莫某华于2006年9月4日入职敦某公司，2015年3月6日从敦某公司离职。
2015年12月3日，磨某公司向国家知识产权局申请涉案专利，发明人为贾某锋、夏某。磨某公司成立于2015年2月9日，莫某华为该公司法定代表人、董事长。莫某华占股99.9%、莫某忠占股0.1%。贾某锋为磨某公司监事。即莫某华在离职前成立磨某公司，在其离职后的1年内，磨某公司便申请了涉案专利。
莫某华与敦某公司于2014年7月1日签订了《保密及竞业限制协议》，约定莫某华对敦某公司技术信息和经营信息负有保密义务，且自离职之日起两年内不得从事与敦某公司业务类似的业务。敦某公司长期从事指纹识别、触控显示等技术研发，该公司及其关联企业在该技术领域有较大投入，拥有大量专利等技术积累。敦某公司在2014年前后一直从事指纹识别技术研发，并采取保密措施，莫某华参与其中。莫某华虽提出辞职，但实际留任至2015年3月5日，莫某华承诺将完成相关指纹识别IC设计。截至2015年1月21日，莫某华仍在接收相关电子邮件，继续其研发管理工作。此外，莫某华还参与了包括“触控显示装置”等专利在内的技术研发工作。涉案专利为“触摸显示装置和电子设备”，涉及复用像素电极以及调制地技术，而敦某公司的FT9201项目亦涉及调制地技术的运用，二者属于同一技术领域。涉案专利与莫某华参与研发的上述专利技术同属于触控显示技术领域，属于相关的发明创造。涉案专利与莫某华在敦某公司承担的本职工作、分配的工作任务以及提供的物质技术条件有关。
        磨某公司从事的工作与涉案专利技术不具有相关性。贾某锋毕业于南京大学物理系磁学和磁性材料专业，夏某毕业于西华师范大学物理系。二人专业与涉案专利技术属于不同的技术领域，不具有相关性，且无证据证明贾某锋、夏某在涉案专利的申请日之前具有与涉案专利技术相关的工作经历和研发积累的证据，不能证明贾某锋、夏某是对涉案专利作出创造性贡献的人。贾某锋与莫某华二人系南京大学物理系的同学，莫某华为物理学微电子与固体电子专业，贾某锋为物理学磁学和磁性材料专业，二人均于2000年毕业。二人均为磨某公司高管，二人还共同持有其他关联企业股份，并先后担任同一公司的法定代表人。在莫某华从敦某公司离职前，夏某入职与莫某华存在关联关系的公司，并在莫某华控制的其他关联公司成立后入职该公司。贾某锋、夏某与磨某公司于2015年5月10日签订《技术转让协议》，约定两人将相关技术转让给磨某公司。
        2015年12月3日，即莫某华从敦某公司离职后不到9个月的时间，磨某公司作为申请人，贾某锋、夏某作为发明人，当日共提交52项专利申请，后撤回或者放弃其中44项专利申请。此后，敦某公司以莫某华、贾某锋、夏某及其莫某华的关联公司为被告，提起18个专利或者专利申请权属之诉，均与指纹识别或其基础技术触摸显示技术相关。从上述事实看，莫某华以贾某锋、夏某作为发明人提交了多项专利申请，并将专利或者专利申请权转让给莫某华控股99.9%的磨某公司。因此，涉案专利系莫某华在与敦某公司劳动人事关系终止后1年内作出的、与其任职敦某公司期间承担的本职工作有关的发明创造，属于敦某公司的职务发明创造。

邱琭律师

广东格林律师事务所知识产权部专职律师，负责团队中知识产权及其他民商事法律的诉讼及非诉工作。目前在团队中主要负责知识产权系列案件的维权工作，维护了客户的合法权益。其中，代理的深圳市一般设计有限公司诉郭某的侵害实用新型专利权纠纷案件，关于惩罚性赔偿的诉讼请求获得了上海知识产权法院全额支持。

知识产权法律事务是我所的核心业务之一，团队律师分别是杨河律师、秦燕梅律师、马艳桃律师、邱琭律师、唐兰律师等，律师助理周良钰、严己、郑南坤。他们均具有深厚的法学功底和执业背景，精通知识产权理论，谙熟国内外知识产权法律，了解业界最新动态；并具有敏锐的洞察力、丰富的专业技巧和实战经验。知识产权法律服务不仅涵盖专利、商标、著作权、反不正当竞争、商业秘密、专有技术等传统知识产权领域，而且还在计算机软件、网络传输、域名、特许经营、影视音像、媒体文化等高新、边缘领域提供尖端的法律服务。

本所知识产权部入选“2023年度知识产权诉讼工作优秀团队”，已连续三年荣获此称号，这是对我所知识产权团队长期致力于知识产权保护工作的专业水平和业务能力的充分肯定，我所知识产权团队将继续提升执业水平，为客户提供更专业、更精湛的法律服务！

知识产权部

部分律师简介

秦燕梅

秦燕梅律师为广东格林律师事务所执业律师，系广东省律师协会著作权法律专业委员会委员、广州律师协会商标专业委员会委员。自2015年开始从事法律工作，处理过大量民商事、知识产权诉讼案件及非诉业务，其中代理的“meisuli.com”网络域名纠纷案入选2020年岭南知识产权诉讼优秀案例；九洲普惠侵害商标权及不正当竞争纠纷案入选2021年岭南知识产权诉讼优秀案例及广州市律师协会2021年度业务成果奖；某旅游公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案入选2021年度知识产权典型案例及广州市律师协会2022年度业务成果奖，涉知识产权合同“转让不破许可”案入选2023年度广东法院知识产权司法保护十大案件及广州知识产权法院2023年十大典型案例；某动画片侵害著作权纠纷获2023年岭南知识产权诉讼典型案例；2023年度承办的知识产权案件获广州市律师协会2023年度业务成果奖。