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【裁判要旨】
提起确认不侵害知识产权之诉的原告应当举证证明被告“未在合理期限内提起诉讼”。所谓“合理期限”应当根据知识产权的权利类型及性质、案件具体情况，充分考量侵权行为证据发现的难易程度和诉讼准备所需合理时间等予以确定；所谓“诉讼”包括可以实质解决双方争议、消除被警告人不安状态的各种类型诉讼，如侵权诉讼、确权诉讼等。
【案件案号】
(2021)最高法知民终2460号
【基本案情】
在上诉人威某中德汽车科技成都有限公司(以下简称威某成都公司)、威某汽车科技集团有限公司(以下简称威某集团公司)、威某智慧出行科技(上海)股份有限公司(以下简称威某上海公司)与被上诉人成都高某汽车工业有限公司(以下简称高某汽车公司)确认不侵害知识产权纠纷案中，威某成都公司、威某集团公司、威某上海公司(以下简称威某三公司)主张，2018年10月，高某汽车公司向四川高院起诉称，威某成都公司申请的8项专利系其前员工利用在高某汽车公司工作期间所掌握的技术秘密所获得的专利，主张威某成都公司侵害其商业秘密，该案为(2018)川民初121号案(以下简称121号案)。其中201610634961.7号专利(以下简称961.7号专利)已于2019年11月15日被国家知识产权局驳回申请。立案后，高某汽车公司先后追加威某集团公司、威某上海公司为该案被告，并提交了补充证据，涉及威某三公司的33项专利。其中，201620823420.4号专利(以下简称420.4号专利)因威某集团公司为避免重复授权放弃专利权。
高某汽车公司在121号案开庭审理后撤诉，使得其是否行使诉权的意思表示回归到了一种不确定的状态，也导致威某三公司是否侵害其商业秘密处于不确定状态，严重影响正常生产经营。
威某三公司于2020年1月10日向高某汽车公司邮寄催告函，书面催告高某汽车公司明确真实意图并行使诉权，但其签收满一个月后未作任何回应，故威某三公司向四川省成都市中级人民法院(以下简称一审法院)起诉请求判令高某汽车公司对其于121号案中主张的商业秘密不享有任何权利，威某三公司未实施侵害高某汽车公司商业秘密的不正当竞争行为、未侵害高某汽车公司任何权利，即威某三公司所申请的41项专利未侵害高某汽车公司在121号案中所主张的10个技术秘密。
一审法院认定，高某汽车公司及其关联公司在本案起诉前，于2019年5月16日左右就前述8项专利及其他34项专利，向浙江省杭州市中级人民法院提起了42件专利权权属纠纷，以威某三公司及其员工不法获取技术资料、信息进而申请专利为由，要求确认前述专利申请权或专利权归高某汽车公司及其关联公司所有，该批案件后因管辖争议而移送至上海知识产权法院审理。因此，就诉争8项专利的技术获取、专利申请行为侵害高某汽车公司商业秘密的警告，高某汽车公司已在催告时间之前提起诉讼。
据此，一审法院裁定驳回威某三公司的起诉。
威某三公司不服，向最高人民法院提起上诉，请求撤销原裁定，责令一审法院继续审理。威某成都公司、威某集团公司主张，告函涉及8项专利，上海知识产权法院仅立案受理高某汽车公司对其中7项专利的专利权或专利申请权权属提起的诉讼(以下简称上知系列案)，高某汽车公司对961.7号专利并未提起诉讼。且上知系列案审理范围无法覆盖本案。上知系列案的案由为专利权或专利申请权权属纠纷，而本案系侵害商业秘密纠纷的确认不侵害知识产权纠纷，属侵权纠纷，两者性质及案由不同。威某上海公司除威某成都公司、威某集团公司前述提及的理由外，还认为上知系列案中威某上海公司并非案件当事人，因此，即使上知系列案与本案所涉及的专利存在部分重合，仍无法解决威某上海公司关于催告函中涉及的8项专利权利不稳定及威某上海公司不侵权的主张。
最高人民法院于2022年6月10日裁定维持裁定。
【裁判意见】
最高人民法院二审认为，知识产权民事诉讼规定第五条规定：“提起确认不侵害知识产权之诉的原告应当举证证明下列事实：(一)被告向原告发出侵权警告或者对原告进行侵权投诉；(二)原告向被告发出诉权行使催告及催告时间、送达时间；(三)被告未在合理期限内提起诉讼。”为了平衡和保障知识产权权利人和被警告人的合法权益，允许被警告人在满足一定条件时，提起确认不侵权之诉，既是为了促使权利人尽快行使权利，避免双方知识产权纠纷长期处于不确定状态，也是为了尽量减少因知识产权权利人滥用权利给被警告的合法经营者增加的负担。基于此，提起确认不侵害知识产权之诉，除了要满足《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称民事诉讼法)规定的起诉条件外，原告还必须提供初步证据证明前述知识产权民事诉讼规定第五条限定的三项特别条件，缺少任何一项条件，提起确认不侵害知识产权之诉均不应当被受理。
本案中，威某三公司已经举证证明其收到了高某汽车公司的侵权警告且威某三公司已经向高某汽车公司发出诉权行使催告函。
关于高某汽车公司是否在合理期限内提起诉讼，二审法院认为：
首先，审查判断知识产权民事诉讼规定第五条第三项规定的“被告未在合理期限内提起诉讼”要件，应当充分考量知识产权的无形财产权特性对于侵权行为证据发现和维权诉讼方式选择的深刻影响。其中，对于“合理期限”，应当根据知识产权权利客体类型等案件具体情况，充分考量侵权行为证据发现的难易程度和诉讼准备所需时间等因素予以确定。对于“提起诉讼”的判断，应当包含可以实质解决双方争议、消除被警告人不安状态的所有诉讼形式，如因侵害知识产权之诉和确认知识产权权利归属之诉，均以判断权利归属基础法律关系为前提，故，如果权利人提起的确权之诉涵盖了侵权警告中涉及的相关知识产权客体，则应当认定权利人已经“提起诉讼”。
其次，根据在案事实，高某汽车公司无论2018年10月12日在四川高院提起121号侵害商业秘密诉讼，还是在2019年5月16日前后，向浙江省杭州市中级人民法院提起42件专利申请权或者专利权权属纠纷，均系基于高某汽车公司认为威某三公司及其相关员工等申请相关专利的行为侵害了高某汽车公司的技术秘密。显然，121号案件的审理范围和后续42件专利申请权或者专利权权属纠纷案件审理范围均以审查判断相关技术成果归属基础法律关系为前提。故，高某汽车公司虽然撤回了121号案件的起诉，但保留了相关专利申请权或者专利权权属纠纷案件的起诉，且高某汽车公司提起相关专利申请权或者专利权权属纠纷的时间早于威某三公司发出催告函的时间，故应当认定高某汽车公司已经在发出警告后在合理期限内提起诉讼。
再次，关于121号案件中高某汽车公司提起诉讼时明确主张权利的961.7号专利所涉相关技术方案，因高某汽车公司目前提起的专利申请权或者专利权权属纠纷未予涉及，威某三公司是否有权提起确认本案不侵害知识产权之诉的问题，高某汽车公司针对121号案件第一次主张权利的8项专利中的7项提起专利权权属纠纷诉讼时，国家知识产权局驳回961.7号专利申请决定已经生效，高某汽车公司未就961.7号专利技术方案提起相关专利申请权权属纠纷诉讼，可以视为高某汽车公司已经撤回针对961.7号专利所涉技术方案的侵权警告。故，威某三公司针对961.7号专利所涉技术方案不具备提起确认不侵权诉讼的条件。
最后，关于121号案件起诉后高某汽车公司扩大主张权利范围涉及的其余33项专利，威某成都公司、威某集团公司、威某上海公司是否有权提起确认不侵权之诉的问题，对于其中所涉及的420.4号专利，因威某集团公司为避免重复授权放弃专利权，专利权已经失效，高某汽车公司未就该项专利提起相关专利权权属纠纷诉讼，可以视为高某汽车公司已经撤回针对该专利所涉技术方案的侵权警告。对于其余32项专利，根据在案证据，高某汽车公司均已在威某三公司提起本案诉讼前向上海知识产权法院、上海市高级人民法院提起相关专利权权属纠纷诉讼，故威某三公司针对121号案件涉及的其余33项专利所涉技术方案亦不具备提起确认不侵权诉讼的条件。
综上所述，威某三公司提起本案确认不侵害知识产权之诉，不符合知识产权民事诉讼规定第五条规定的起诉条件，一审法院裁定驳回威某三公司的起诉，并无不当。
邱琭律师
广东格林律师事务所知识产权部专职律师，负责团队中知识产权及其他民商事法律的诉讼及非诉工作。目前在团队中主要负责知识产权系列案件的维权工作，维护了客户的合法权益。其中，代理的深圳市一般设计有限公司诉郭某的侵害实用新型专利权纠纷案件，关于惩罚性赔偿的诉讼请求获得了上海知识产权法院全额支持。
知识产权法律事务是我所的核心业务之一，团队律师分别是杨河律师、秦燕梅律师、马艳桃律师、邱琭律师、唐兰律师等，律师助理周良钰、严己、郑南坤。他们均具有深厚的法学功底和执业背景，精通知识产权理论，谙熟国内外知识产权法律，了解业界最新动态；并具有敏锐的洞察力、丰富的专业技巧和实战经验。知识产权法律服务不仅涵盖专利、商标、著作权、反不正当竞争、商业秘密、专有技术等传统知识产权领域，而且还在计算机软件、网络传输、域名、特许经营、影视音像、媒体文化等高新、边缘领域提供尖端的法律服务。
本所知识产权部入选“2023年度知识产权诉讼工作优秀团队”，已连续三年荣获此称号，这是对我所知识产权团队长期致力于知识产权保护工作的专业水平和业务能力的充分肯定，我所知识产权团队将继续提升执业水平，为客户提供更专业、更精湛的法律服务！
秦燕梅
秦燕梅律师为广东格林律师事务所执业律师，系广东省律师协会著作权法律专业委员会委员、广州律师协会商标专业委员会委员。自2015年开始从事法律工作，处理过大量民商事、知识产权诉讼案件及非诉业务，其中代理的“meisuli.com”网络域名纠纷案入选2020年岭南知识产权诉讼优秀案例；九洲普惠侵害商标权及不正当竞争纠纷案入选2021年岭南知识产权诉讼优秀案例及广州市律师协会2021年度业务成果奖；某旅游公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案入选2021年度知识产权典型案例及广州市律师协会2022年度业务成果奖，涉知识产权合同“转让不破许可”案入选2023年度广东法院知识产权司法保护十大案件及广州知识产权法院2023年十大典型案例；某动画片侵害著作权纠纷获2023年岭南知识产权诉讼典型案例；2023年度承办的知识产权案件获广州市律师协会2023年度业务成果奖。
供稿 | 杨河律师知识产权团队 邱琭律师
