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01裁判要旨
专利PCT申请权权属争议期间，登记的PCT申请人无正当理由未尽善良管理义务，致使PCT申请效力终止的，应当对实际权利人承担赔偿损失的民事责任；实际权利人亦有过错的，可以酌减赔偿数额。
02案件案号
(2022)最高法知民终130号
03基本案情
在上诉人古某、周某与被上诉人漳州灿某实业有限公司(以下简称灿某公司)、原审被告张某知识产权损害赔偿纠纷案中，涉及申请号为PCT/CN2016/071553的PCT申请。该PCT申请国际申请日为2016年1月21日、国际公布日为2017年7月20日，其中国优先权专利系专利号为201620021160.9、名称为“一种自动胶囊面包机”的实用新型专利(以下简称涉案优先权专利)。涉案PCT申请的中国优先权专利发明人张某原系灿某公司技术人员，其于2015年3月10日自灿某公司离职后人职辉胜达公司，2016年1月12日以辉胜达公司为专利权人申请了涉案优先权专利，2016年1月21日以该专利为优先权提交了涉案PCT申请，国际检索单位(国家知识产权局)经检索于2016年9月21日出具书面意见认为涉案PCT申请全部权利要求(权利要求1-8)不具有创造性。2016年11月10日，辉胜达公司申请清算备案登记，并于2017年5月26日完成注销，清算组成员为其时的股东古某、周某。2017年1月12日，灿某公司起诉涉案优先权专利归其所有，广州知识产权法院作出(2017)粤73民初226号判决，认定涉案优先权专利归灿某公司所有，该判决于2017年11月16日生效，古某、周某此后未对涉案PCT申请作出任何处理。2017年12月8日，灿某公司继续就涉案PCT申请权属提起诉讼，案件审理期间，涉案PCT申请进入国家阶段的期限届满，各方当事人在此过程中均未采取任何措施，2018年9月13日广州知识产权法院作出(2017)粤73民初4546号判决，认定涉案PCT申请归灿某公司。至此，涉案PCT申请登记的申请人为辉胜达公司，实际权利人为灿某公司。
灿某公司认为，古某、周某作为辉胜达公司的股东及清算组成员，在明知涉案PCT申请权应归属于灿某公司的情况下，未给予任何书面通知，其清算行为严重违反清算程序，并导致涉案PCT申请失效，给灿某公司造成无法挽回的损失。故向广东省深圳市中级人民法院(以下简称一审法院)提起诉讼，请求判令古某、周某、张某连带承担因其未履行义务致使涉案PCT申请权利终止造成灿某公司的经济损失100万元。一审法院认为，PCT申请对应可能存在的外国或其他地区专利局的专利授权，故PCT申请人对此享有一定的利益。在辉胜达公司注销前，法院的一审判决已认定涉案PCT申请据以登记优先权的涉案优先权专利归灿某公司所有。古某、周某对此未采取任何措施，主观上存有过错。同时，鉴于国际检索单位对涉案PCT申请全部权利要求的创造性持否定意见，亦存在不利于涉案PCT申请的较大可能性，酌情确定古某、周某赔偿灿某公司利益受损及维权支出共计5万元。古某、周某不服，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2022年6月22日判决驳回上诉，维持原判。
04裁判意见
最高人民法院二审认为，PCT申请分为国际阶段和国家阶段两个独立的阶段，PCT申请是否进入国家阶段取决于申请人的意志。灿某公司提出涉案优先权专利权属纠纷时，涉案PCT申请还未进行国际公布，古某、周某应当预见到因涉案优先权专利权属争议，涉案PCT申请情况直接影响灿某公司权益，涉案PCT申请是否进入国家阶段，已不属于辉胜达公司可以任意处置的事项。基于辉胜达公司申请涉案优先权专利以及涉案PCT申请的在先行为，根据诚信原则，在辉胜达公司进入清算期间，古某、周某作为清算组成员，应承担登记的涉案PCT申请人负有的善良管理人义务，善意及时履行基于诚信原则所产生的通知、协助、保护等义务，避免涉案PCT申请在灿某公司不知情的情况下效力终止。古某、周某违反诚信原则，未履行善良管理人之义务，未通知灿某公司涉案PCT申请信息，存在过错。
国际初步审查单位对涉案PCT申请的全部权利要求无创造性的评价意见，并不必然导致该PCT申请进入特定国家的国家阶段后无授权可能性。对于涉案PCT申请而言，在该申请的效力终止前，灿某公司具有合理的尚可期待的授权可能性。由于涉案PCT申请的效力终止，灿某公司可期待的授权可能性确定地归于消灭，构成对灿某公司利益的损害。
涉案PCT申请人为辉胜达公司，在涉案PCT申请权未经生效判决确认归属于灿某公司之前，灿某公司无法以自己名义决定是否进入国家阶段。古某、周某作为辉胜达公司的清算组成员，应当合理预期涉案PCT申请的申请人未依PCT规程有效变更前，灿某公司拟推进涉案PCT申请进入国家阶段需要以原申请人的名义进行，古某、周某未及时通知灿某公司涉案PCT申请信息，是灿某公司未能及时推进涉案PCT申请进入国家阶段的主要原因。除申请人告知涉案PCT申请的信息这一渠道外，灿某公司也可以从有关公开渠道获得涉案PCT申请的信息。灿某公司因对PCT申请的申请人变更存在误解，未及时寻求PCT规则下直接变更涉案PCT申请人的救济方式，是涉案PCT申请未能进入国家阶段的次要原因。灿某公司对涉案PCT申请效力终止造成的损失亦负有一定责任，因此可以减轻古某、周某应当承担的责任。
专职律师
邱琭律师
广东格林律师事务所知识产权部专职律师，负责团队中知识产权及其他民商事法律的诉讼及非诉工作。目前在团队中主要负责知识产权系列案件的维权工作，维护了客户的合法权益。其中，代理的深圳市一般设计有限公司诉郭某的侵害实用新型专利权纠纷案件，关于惩罚性赔偿的诉讼请求获得了上海知识产权法院全额支持。
知识产权法律事务是我所的核心业务之一，团队律师分别是杨河律师、秦燕梅律师、马艳桃律师、邱琭律师、唐兰律师等，律师助理周良钰、严己、郑南坤。他们均具有深厚的法学功底和执业背景，精通知识产权理论，谙熟国内外知识产权法律，了解业界最新动态；并具有敏锐的洞察力、丰富的专业技巧和实战经验。知识产权法律服务不仅涵盖专利、商标、著作权、反不正当竞争、商业秘密、专有技术等传统知识产权领域，而且还在计算机软件、网络传输、域名、特许经营、影视音像、媒体文化等高新、边缘领域提供尖端的法律服务。
本所知识产权部入选“2023年度知识产权诉讼工作优秀团队”，已连续三年荣获此称号，这是对我所知识产权团队长期致力于知识产权保护工作的专业水平和业务能力的充分肯定，我所知识产权团队将继续提升执业水平，为客户提供更专业、更精湛的法律服务！
秦燕梅
秦燕梅律师为广东格林律师事务所执业律师，系广东省律师协会著作权法律专业委员会委员、广州律师协会商标专业委员会委员。自2015年开始从事法律工作，处理过大量民商事、知识产权诉讼案件及非诉业务，其中代理的“meisuli.com”网络域名纠纷案入选2020年岭南知识产权诉讼优秀案例；九洲普惠侵害商标权及不正当竞争纠纷案入选2021年岭南知识产权诉讼优秀案例及广州市律师协会2021年度业务成果奖；某旅游公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案入选2021年度知识产权典型案例及广州市律师协会2022年度业务成果奖，涉知识产权合同“转让不破许可”案入选2023年度广东法院知识产权司法保护十大案件及广州知识产权法院2023年十大典型案例；某动画片侵害著作权纠纷获2023年岭南知识产权诉讼典型案例；2023年度承办的知识产权案件获广州市律师协会2023年度业务成果奖。
供稿 | 杨河律师知识产权团队 邱琭律师
