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一 裁判要旨
当含有香港地区老字号的注册商标，与被诉侵权标识存在相同的老字号构成要素时，应从严限定保护范围。经综合考量，如果认定使用被诉标识不易使公众对商品来源产生误认或认为该商品来源与权利人存在特定联系，且不会割裂权利人注册商标与服务或商品之间的联系，也不会减弱权利人注册商标的识别功能，即不易导致混淆的情况，权利人不能仅以享有注册商标专用权为由，限制被诉侵权人善意、合理使用被诉标识以获取市场空间的行为，即使用被诉标识不构成商标侵权。
二 基本案情
A公司拥有第920728号“宝某”注册商标、第10730723号“宝某”注册商标、第18842478号“宝某”注册商标、第18842480号“宝某”注册商标的专用权，上述商标核定使用商品类别均为第5类，涵盖“人用药、医药制剂、中药成药、医用药膏”等。
C公司销售宝某品牌的艾草艾灸肚脐贴产品，该产品外包装上印有相关标识，其出品企业为B公司，经销企业为D公司，生产企业为C公司。
A公司认为，B、C、D公司生产、销售、许诺销售案涉肚脐贴产品的行为侵犯其商标专用权，遂请求法院判决B公司变更公司名称，禁止在公司名称中使用“宝某”。字样
B公司对此进行抗辩：
1.B公司称其经案外人相关公司许可，在相关商标核定使用的第10类“医疗器械和仪器”上使用被诉标识，不构成商标侵权。
2.B公司表示经案外人关某某授权，有权使用关某某于1993年1月18日创作完成、1994年8月14日首次发表的相关美术作品，这属于对自身权利的合法使用。B公司还主张上述美术作品创作和发表时间均早于A公司权利商标的申请时间。香港宝某品牌在香港具有极高的知名度和影响力、在内地具有一定的知名度和影响力。
三 一审裁判结果
深圳市南山区人民法院经审理认为，原告A公司依法取得上述四个注册商标的商标专用权，且这些商标处于法律规定的保护期内，依法应受到法律的保护。
被控侵权产品在商品介绍处明确标注“保健用品产品名称：艾草艾灸肚脐贴”，这表明被控侵权产品并非医疗器械，因此不在B公司所获得授权的第 4938961号和第26655651号注册商标所核定的商品范围内。
此外，该产品包装上印制的“大师古方 古法精制”“野生艾绒”“桔梗酸枣仁”“道家传承”“禅师经验”“艾草肚脐贴X本草说”等内容，容易使得一般消费者在正常注意力的状态下，将被控侵权产品误认为与A公司依法取得的上述四个注册商标核定使用的“人用药；医药制剂；医用药物；医用药膏；中药成药；药酒；兽医用药；卫生内裤；医用敷料”等商品属于同种或类似商品。
经比对，被控侵权标识“宝某”与A公司主张的第 920728号“宝某”注册商标、第10730723号“宝某”注册商标、第18842478号“宝某”注册商标、第 18842480号“宝某”注册商标的中文部分完全相同，构成近似。所以，被诉侵权商品侵犯了A公司上述四个注册商标的商标专用权。
根据已查明事实，法院认定B、C、D公司共同生产、销售侵害A公司注册商标专用权的产品，构成共同侵权，应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。法院综合考虑涉案商标的知名度、侵权持续时间、侵权产品销售数额、侵权行为人的主观过错程度等因素，酌定判定B、C、D公司共同赔偿A公司经济损失及合理费用 10 万元。
B、C公司不服一审判决，向深圳市中级人民法院提起上诉。
四 二审争议焦点
B、C、D公司的被诉行为是否侵犯了A公司案涉注册商标的专用权。
五 二审裁判结果
深圳市中级法院经审理认为，被诉侵权标识在构成要素上与A公司主张保护的四个权利商标，在整体视觉效果上均存在明显差异，虽然两者都包含相同的“宝某”文字，呼叫相同，但综合相关公众对“宝某”的认知情况、B公司使用被控侵权标识的历史渊源及主观意愿、A公司注册商标的显著性和知名度、相关公众的注意程度、双方商标的近似程度、双方商品的类似程度等多方面因素考量，使用被诉侵权标识不易使相关公众对商品的来源产生误认或认为其来源与A公司有特定联系，因此，被诉侵权标识与涉案四个权利商标不构成商标法意义上的近似商标。
综上，二审法院改判驳回A公司的全部诉讼请求。
六 案例评析
本案涉及含有老字号的注册商标，社会影响广泛，受到高度关注，该案件充分体现了对老字号标识的保护，在粤港澳大湾区一体化法治建设进程中，具有良好的社会效果和法律效果，发挥了示范效应。
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秦燕梅
秦燕梅律师为广东格林律师事务所执业律师，系广东省律师协会著作权法律专业委员会委员、广州律师协会商标专业委员会委员。自2015年开始从事法律工作，处理过大量民商事、知识产权诉讼案件及非诉业务，其中代理的“meisuli.com”网络域名纠纷案入选2020年岭南知识产权诉讼优秀案例；九洲普惠侵害商标权及不正当竞争纠纷案入选2021年岭南知识产权诉讼优秀案例及广州市律师协会2021年度业务成果奖；某旅游公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案入选2021年度知识产权典型案例及广州市律师协会2022年度业务成果奖，涉知识产权合同“转让不破许可”案入选2023年度广东法院知识产权司法保护十大案件及广州知识产权法院2023年十大典型案例；某动画片侵害著作权纠纷获2023年岭南知识产权诉讼典型案例；2023年度承办的知识产权案件获广州市律师协会2023年度业务成果奖。
供稿 | 杨河律师知识产权团队 郑南坤
