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在竞争激烈的商业世界里,专利作为企业创新成果的重要保护屏障,备受关注。企业通过申请专利,获得对创新成果的独占权,可以此维护自身的市场竞争力和商业利益。然而,当专利维权遭遇复杂的现实情形时,事情往往变得扑朔迷离。通某公司与锐某公司之间的这场侵害外观设计专利权纠纷,便是一个具有代表性的案例。它不仅涉及专利权益的界定,更牵扯到行业标准、企业诚信以及公共利益等多方面的综合考量。那么,这场纠纷究竟有着怎样的来龙去脉?法院又是依据什么作出最终裁决的呢?让我们一同探究。
✦裁判要旨✦
我国现行专利法体系中,并未对专利默示许可制度作出明确规定,相关司法实践也尚未形成成熟统一的审判经验。本案从专利权形成的相关背景、特定的专利实施情形、专利权人的行为表现及其潜在意思表示,以及专利默示许可的认定是否符合诚实信用原则等多个维度进行全面综合判断,最终认定构成专利默示许可行为。
✦基本案情✦
2019年8月,通某公司向国家知识产权局提交了名为“出租车视频一体机(IS***)”的外观设计专利申请。经过法定审查程序,该专利申请于2020年2月获得国家知识产权局公告授权,专利号为ZL*** 。
随后,通某公司以锐某公司制造、销售的出租车智能服务终端产品侵害其上述外观设计专利权为由,向法院提起诉讼。请求判令锐某公司停止侵权行为,并赔偿其经济损失和维权费用共计1515万元。
锐某公司在庭审中辩称,通某公司与锐某公司共同参与了被诉侵权产品外观的设计工作。在设计过程中,通某公司在明知涉案专利的设计方案将成为重庆市中心城区巡游出租汽车车载智能终端的相关标准,且重庆市主城区巡游出租汽车车载智能终端的生产厂家将依据《重庆市巡游出租汽车车载智能终端配置指引》(以下简称《配置指引》)中展示的终端外观式样进行生产和销售。然而,在此过程中,通某公司并未作出任何限制他人使用该设计方案的意思表示。因此,应视为通某公司作出了默示许可,锐某公司的行为不构成专利侵权。
✦裁判结果✦
深圳市中级人民法院经审查认为:
一、关于《配置指引》的性质
首先,从制定程序来看,重庆市道路运输事务中心在确定涉案智能终端外观设计时,广泛征求了多方意见,并组织专业人员对相关事项展开深入的调查分析、实验以及论证工作;
其次,从制定目的而言,《配置指引》要求车载智能终端的外观设计等配置标准,达到提升重庆市主城区巡游出租汽车服务质量的目的;
最后,从适用范围来讲,《配置指引》中所呈现的智能终端外观设计三视图,是重庆市中心城区巡游出租汽车行业针对智能终端外观的统一规范要求。
综上所述,《配置指引》的性质为确定重庆市中心城区巡游出租汽车车载智能终端相关标准的规范性文件。
二、关于锐某公司是否应承担侵权责任
首先,通某公司与锐某公司均参与了涉案智能终端的设计工作,在这一过程中,双方都知晓该智能终端的设计将成为重庆市中心城区巡游出租汽车车载智能终端相关标准。通某公司提交了涉案专利的设计方案,基于此情形,可以合理推定通某公司具有默示许可他人实施涉案专利的意思表示;
其次,通某公司在明知其绘制的智能终端外观设计极有可能被重庆市道路运输事务中心采纳为《配置指引》中的智能终端三视图的情况下,不仅将该设计方案申请为外观设计专利,而且未向相关方明确披露其专利申请信息,这种行为违背了诚实信用原则;
再次,在涉案专利获得授权公告之前,锐某公司就已经开始生产、销售被诉侵权产品,在专利授权之后,锐某公司基于此前的生产销售情况以及对行业标准的合理信赖,继续实施该专利,主观上不存在侵权的故意;
最后,重庆市主城区的巡游出租汽车已全部安装了该车载智能终端,若通某公司在涉案车载智能终端大量生产、安装之后,利用其外观设计专利进行维权,要求善意实施者停止制造、销售涉案产品并承担巨额赔偿,这不仅对实施者有失公平,还会对社会公共利益造成损害。
综合以上因素,法院判定锐某公司不构成专利侵权,驳回通某公司的全部诉讼请求。
通某公司对一审判决结果不服,提起上诉。
广东省高级人民法院受理上诉后,经二审审理,最终作出判决:驳回上诉,维持原判。
✦案例评析✦
本案是一起判定构成专利默示许可的案例。涉案外观设计专利形成于重庆市交通局主导实施的重庆市巡游出租汽车车载智能终端配置项目。通某公司作为项目参与者,在明知涉案项目将采用其设计方案的前提下,提交了专利申请并成功获得授权。但在整个项目推进过程中,通某公司从未向项目组织方及其他参与者披露专利信息,更未明确表示限制或禁止其他项目参与者实施涉案专利。
在我国现行专利法体系中,并未对专利默示许可制度作出明确规定,相关司法实践也尚未形成成熟统一的审判经验。本案从专利权形成的相关背景、特定的专利实施情形、专利权人的行为表现及其潜在意思表示,以及专利默示许可的认定是否符合诚实信用原则等多个维度进行全面综合判断,最终认定构成专利默示许可行为。
从专利权形成背景看,项目具有公共服务属性,旨在提升出租车服务质量。通某公司参与项目设计,其设计成果将用于统一标准的智能终端,这与一般商业环境下的专利申请不同。若通某公司一开始就打算凭借专利独占设计成果,应在项目推进中明确告知其他参与者,但它并未这么做。
专利实施情形方面,锐某公司在专利授权前就开始生产、销售相关产品,且基于对行业标准的合理信赖在授权后继续实施。锐某公司的行为并非偶然或恶意侵权,而是在项目既定规则下的正常商业活动。若此时判定锐某公司侵权,对其不公平,也会影响其他参与项目企业的预期。
专利权人的行为表现和潜在意思表示是关键。通某公司全程未限制他人使用设计方案,这种不作为可视为默示许可的一种表现。而且通某公司明知设计可能被纳入行业标准却隐瞒专利申请信息,违背诚实信用原则。法律保护专利权,但也要求权利人遵守诚信原则,不能滥用权利。
本案的判决对司法实践和市场秩序意义重大,明确了在政府主导和推进的项目中,各项目参与者基于对有权在项目中使用相关设计方案所产生的合理信赖利益,应当受到法律保护。若忽视这种合理信赖利益,不仅会导致个案中的不公平结果,还将对市场秩序的稳定造成不良影响,阻碍专利的有效实施以及专利成果的转化和运用。本案判决平衡了专利权保护和公共利益,为后续类似案件提供了重要参考,保障了市场有序运行和创新活力。
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秦燕梅
秦燕梅律师为广东格林律师事务所执业律师,系广东省律师协会著作权法律专业委员会委员、广州律师协会商标专业委员会委员。自2015年开始从事法律工作,处理过大量民商事、知识产权诉讼案件及非诉业务,其中代理的“meisuli.com”网络域名纠纷案入选2020年岭南知识产权诉讼优秀案例;九洲普惠侵害商标权及不正当竞争纠纷案入选2021年岭南知识产权诉讼优秀案例及广州市律师协会2021年度业务成果奖;某旅游公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案入选2021年度知识产权典型案例及广州市律师协会2022年度业务成果奖,涉知识产权合同“转让不破许可”案入选2023年度广东法院知识产权司法保护十大案件及广州知识产权法院2023年十大典型案例;某动画片侵害著作权纠纷获2023年岭南知识产权诉讼典型案例;2023年度承办的知识产权案件获广州市律师协会2023年度业务成果奖。
供稿 | 杨河律师知识产权团队 郑南坤
审核 | 葉素筠