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前言

        实务中，提起实用新型、外观设计专利侵权案件中，由于实用新型、外观设计专利未经实质审查，其权利也处于不稳定状态。这使得专利权人在提起侵权诉讼中，需评估是否必须提交专利权评价报告。

        一、提交评价报告是提起实用新型、外观设计专利侵权诉讼的必要条件？

        根据修改后的《专利法》六十六条“专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据”，专利法规定的是“可以”而非“应当”，出具专利权评价报告并非专利权人在提起侵权诉讼的必要条件。

        由于国家知识产权局做出专利权评价报告的结果是无法预料的，一旦评价报告是否定性评价，那将使得专利权人不能维权。如前所述，提交专利评价报告也并非是提起实用新型、外观设计专利侵权诉讼的必要条件，这导致不少专利权人提起诉讼时基于诉讼策略考虑选择不向国家知识产权局申请出具评价报告，故而也不向法院提交评价报告。

        二、 法院可否要求专利权人提交评价报告？

        根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第四条“根据案件审理需要，人民法院可以要求原告提交检索报告或者专利权评价报告。原告无正当理由不提交的，人民法院可以裁定中止诉讼或者判令原告承担可能的不利后果”，由此可见，实用新型和外观设计侵权案件中，是否需要提交专利权评价报告，法院可以根据案件审理需要做出决定，法院要求专利权人提交而专利权人拒不提交的，还可以判令专利权人承担可能的不利后果。

        三、 专利权人不提交评价报告，法院也未要求专利权人提交评价报告，被控侵权人的应对策略。

        根据修改后的《专利法》第六十六条第二款“......专利权人、利害关系人或者被控侵权人也可以主动出具专利权评价报告”,被控侵权人也可以请求国家知识产权出具专利权评价报告。根据此规定，向国家知识产权局申请做出涉案专利的评价报告不再仅局限于专利权人、利害关系人，被控侵权人一方也可以申请做出，已经改变了以往专利权人一方出于自身利益坚持不申请出具评价报告而被控侵权人又无权申请的困局。

供稿：知识产权专业委员会 夏海珠律师

编辑 | 张驰